Какова процедура перезаключения лицензионного договора?

Порядок заключения лицензионного договора

Какова процедура перезаключения лицензионного договора?

Лицензионный договор регулирует взаимоотношения правообладателя (организации, имеющей исключительное право на интеллектуальную собственность) и лица, которому он разрешает использовать свою собственность (п. 1 ст. 1233 ГК РФ ).

Участники лицензионного договора:

  • лицензиар – обладатель интеллектуальной собственности;
  • лицензиат – получатель прав на ее использование.

За использование чужой интеллектуальной собственности без лицензионного договора следует гражданская, материальная, административная, а также уголовная ответственность (п. 3 ст. 1237 ГК РФ ).

Разрешение лицензиара может быть оформлено:

  • в самом лицензионном договоре (без указания конкретных лиц);
  • в дополнительном соглашении (с указанием конкретных лиц).

Сублицензиат использует предоставленную интеллектуальную собственность лицензиара:

  1. в пределах прав и способов использования, указанных в лицензионном договоре лицензиара с лицензиатом;
  2. в течение срока, не превышающего срок действия лицензионного договора лицензиата.

Согласно общему правилу, заключение лицензионного договора должно происходить письменной форме. Существует два исключения из этого правила:

  • порядок заключения лицензионного договора в устной форме регламентирует предоставление права использования произведения в периодическом печатном издании (п. 2 ст. 1286 ГК РФ );
  • лицензионный договор о предоставлении права использования программы для ЭВМ или базы данных может заключаться в форме оберточной лицензии . Согласно данному порядку заключения лицензионного договора, условия такого договора должны быть изложены на приобретаемом экземпляре программы или базы данных или на упаковке приобретаемого экземпляра (п. 2 ст. 1235 и п. 2 ст. 1232 ГК РФ);

В тексте договора указываются его условия (ст. 1235-1238 ГК РФ ):

  • данные лицензиара и лицензиата;
  • предмет (объект) договора и способы его использования;

Необходимо во избежание возможных споров четко указать объект интеллектуальной собственности, номер и дату выдачи документа, удостоверяющего исключительное право (патента), прописать все предполагаемые способы его применения.

  • вид лицензионного договора;

Существует два вида лицензионного договора: исключительная лицензия (предоставление права на исключительной основе) и простая, неисключительная (предоставление права на неисключительной основе).

Лицензионный договор является неисключительным по умолчанию (ст. 1236 ГК РФ ).

  • срок действия лицензионного договора;

Срок, на который заключается лицензионный договор, не должен превышать срок действия исключительного права на интеллектуальную собственность. По умолчанию срок – 5 лет (п. 4 ст. 1235 ГК РФ ). Без указания срока с правом расторжения в любое время может быть заключен договор на право использования секрета производства/ноу-хау (ст. 1469 ГК РФ ).

  • территория использования передаваемых прав;

Если территория использования прав не указывается в договоре, то ею считается Россия (п. 3 ст. 1235 ГК РФ ).

  • условия, порядок выплаты и размер вознаграждения лицензиара или безвозмездность сделки;

Необходимо прописать наличие или отсутствие вознаграждения, его форму: отчисления от дохода, фиксированные платежи, проценты и т. д. (п. 4 ст. 1286 ГК РФ ).

Если существует вероятность того, что лицензиат не использует свои права по лицензионному соглашению, то в договоре необходимо предусмотреть минимальные гарантированные платежи, чтобы выплата вознаграждения лицензиару все равно была бы предоставлена (ст. 168, п. 1 ст. 432, п. 1 и п.

5 ст. 1235 ГК РФ, п. 13.6 и п. 13.7 постановления от 26 марта 2009 г. Пленума Верховного суда РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29).

  • условия, сроки и порядок отчета лицензиата об использовании интеллектуальной собственности;

Отчет важен, поскольку может послужить в качестве первичного учетного документа при расчете вознаграждения лицензиара.

Лицензиат, если обратное не указано в договоре, обязан представлять отчеты по требованию лицензиара или в конкретные сроки (п. 1 ст. 1237 ГК РФ ). Отчет может быть составлен либо в произвольной форме, либо в форме, утвержденной договором, и должен содержать прописанные в п. 2 ст. 9 Закона от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ реквизиты.

  • иные условия договора (например, право на выдачу сублицензий).

Несоблюдение этих правил и условий при заключении лицензионного договора может привести к признанию договора недействительным (п. 6 ст. 1235, ст. 168 и п. 1 ст. 432 ГК РФ).

Лицензионный договор может быть расторгнут:

  • по соглашению сторон (п. 1 ст. 450 ГК РФ );
  • по требованию одной из сторон на основании решения суда (п. 2 ст. 450 ГК РФ );
  • в случае одностороннего отказа от исполнения договора. Если возможность такого отказа предусмотрена законом или договором (п. 3 ст. 450 ГК РФ );
  • в случае непредвиденного изменения обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора, на основании решения суда (ст. 451 ГК РФ ).

При этом расторжение лицензионного договора (если он был зарегистрирован) подлежит государственной регистрации (п. 1 ст. 452 ГК РФ ).

Источник: http://www.zakonprost.ru/content/info/1376

Лицензионный договор приобретение компьютерной программы

Какова процедура перезаключения лицензионного договора?

1. Лицензионное соглашение было заключено, просто оно было заключено в упрощенном порядке – особым способом, предусмотренными в пункте 5 статьи 1286 Гражданского кодекса РФ.

Приобретая право пользование системой, Ваша организация (пользователь, лицензиат) заключила с правообладателем договор присоединения, условия которого были изложен в электронном виде. Согласие пользователя заключить договор было выражено путем начала использования системы.

2. Да, передача файла и информацией, являющейся интеллектуальной собственностью (в любом формате) – это не оказание услуг. По своему характеру правоотношения сторон ближе всего к договору купли-продажи. Но передача объектов интеллектуальной собственности оформляется не договором купли-продажи (поставки), а лицензионным соглашением.

Обоснование

Из рекомендации Сергея Разгулина, действительного государственного советника РФ 3-го класса

Как оформить и отразить в бухучете приобретение компьютерной программы

Компьютерную программу организация может не только создать самостоятельно, но и купить.

Покупая компьютерную программу, организация может приобрести:

Такой порядок установлен пунктом 1 статьи 1233, пунктом 1 статьи 1235 и статьей 1236 Гражданского кодекса РФ.

Форма договора

Как правило, лицензионный договор заключается в письменной форме (п. 2 ст. 1235 ГК РФ). Исключением является приобретение экземпляра компьютерной программы.

Условия такого договора могут излагаться на приобретаемом экземпляре (договор присоединения). Например, при установке компьютерной программы предлагается заключить лицензионное соглашение с правообладателем.

Об этом сказано в пункте 3 статьи 1286 Гражданского кодекса РФ.

Из рекомендации Виталия Перелыгина, эксперта ЮСС «Система Юрист», Сергея Рогожина, кандидата юридических наук, доцента, судьи Суда по интеллектуальным правам (до 2013 г. – судья Арбитражного суда Ульяновской области), Романа Крупенина, руководителя отдела правовой практики в сфере информационных технологий, дистрибуции, слияний и поглощений компании Yandex

Как получить право использования программы для ЭВМ или базы данных по лицензионному договору

Особенности заключения договора

Лицензионный договор о предоставлении права использования программы для ЭВМ (базы данных) необходимо заключить в письменной форме.

Обоснование

По закону лицензионный договор заключается в письменной форме, если Гражданский кодекс РФ не предусматривает иное (п. 2 ст. 1235 ГК РФ).

В главе 70 Гражданского кодекса РФ содержится указание лишь на один случай, когда лицензионный договор можно заключить в устной форме: если лицензиат получает право использования произведения в периодическом печатном издании (п. 2 ст. 1286 ГК РФ).

Предмет такого договора – любое произведение, которое можно использовать в газете либо журнале (как правило, литературное произведение).

Компьютерные программы и базы данных (а также их охраноспособные части) допустимо использовать аналогичным образом, по всей видимости, только в ограниченном количестве случаев (например, в научной статье).

Вместе с тем, любой лицензионный договор в отношении программы для ЭВМ или базы данных целесообразно заключить в письменной форме.

Если этого не сделать, договор будет считаться недействительным (п. 2 ст. 1235 ГК РФ).

При этом закон позволяет заключить договор в упрощенном порядке (что, впрочем, не отменяет письменную форму соглашения):

1) либо путем выдачи открытой лицензии по правилам статьи 1286.1 Гражданского кодекса РФ (о ситуациях, когда такой договор можно заключать, и об особенностях его заключения см. отдельную рекомендацию);

2) либо особыми способами, предусмотренными в пункте 5 статьи 1286 Гражданского кодекса РФ. Этот пункт позволяет оформить отношения сторон следующим образом. Каждый пользователь (лицензиат) заключает с правообладателем (лицензиаром) договор присоединения, условия которого могут быть изложены любым из перечисленных ниже способов:

  • на приобретаемом экземпляре программы для ЭВМ или базы данных;
  • на упаковке такого экземпляра;
  • в электронном виде;
  • иными способами (п. 2 ст. 434 ГК РФ).

Начало использования программы (базы данных) пользователем, как оно определяется этими условиями, означает его согласие заключить договор.

На практике распространены два особых способа заключения договора.

1. Лицензиат кликает по соответствующей кнопке, которая задействована в процессе установки программы или базы данных (так называемая click-wrap license).

При этом непосредственно приобретать материальный носитель экземпляра программы (например, оптический диск) требуется далеко не всегда.

Вместо этого лицензиар может предоставить лицензиату возможность получить (скачать) экземпляр программы через Интернет и установить (воспроизвести) его на своем компьютере.

2. Текст лицензионного договора приведен на упаковке материального носителя (диска), при этом разрыв упаковки и начало использования программы или базы данных будут означать согласие с правилами договора, изложенными на такой упаковке («оберточная лицензия», shrink-wrap license).

Лицензионный договор, заключенный одним из особых способов:

  • действует на условиях простой (неисключительной) лицензии;
  • предоставляет пользователю программы (базы данных) право совершать действия, предусмотренные статьей 1280 Гражданского кодекса РФ, а также действия, обусловленные договором и связанные с эксплуатацией программы (базы данных);
  • является безвозмездным, если в нем не предусмотрено иное;
  • считается действительным до продажи или иного отчуждения экземпляра программы (базы данных), если договор не предусматривает иное;
  • не регулируется в полной мере правилами пунктов 2–6 статьи 1235 Гражданского кодекса РФ, то есть большинством общих правил о лицензионном договоре.

Такие выводы приведены в пунктах 4, 5 статьи 1286 Гражданского кодекса РФ, абзаце 2 пункта 38.2 постановления от 26 марта 2009 г. Пленума Верховного суда РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – постановление № 5/29).

Лицензиат получает право использования программы для ЭВМ (базы данных) в упрощенном порядке. Считается ли, что лицензионный договор заключен в письменной форме

Да, считается, но только с момента, когда лицензиат начинает совершать в отношении программы (базы данных) действия, предусмотренные лицензионным договором.

Закон прямо указывает на это в случае, когда стороны заключают договор одним из особых способов, предусмотренных в пункте 5 статьи 1286 Гражданского кодекса РФ (абз. 2 п. 5 ст. 1286 ГК РФ).

С открытой лицензией ситуация немного сложнее. Положения об этом способе заключения лицензионного договора появились в Гражданском кодексе РФ с 1 октября 2014 года (п. 41 ст. 3 Федерального закона от 12 марта 2014 г.

№ 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; далее – Закон № 35-ФЗ).

В настоящее время пока нет официальных разъяснений о том, всегда ли договор открытой лицензии можно заключить в письменной форме и с какого момента эта форма считается соблюденной.

Закон устанавливает: «В открытой лицензии может содержаться указание на действия, совершение которых будет считаться акцептом ее условий (статья 438). В этом случае письменная форма договора считается соблюденной» (абз. 2 п. 1 ст. 1286.1 ГК РФ).

Такая формулировка вызывает как минимум два вопроса:

1) когда именно письменная форма считается соблюденной (что означает фраза «в этом случае»): с момента, когда лицензиар указывает в договоре перечень необходимых действий, или же с момента, когда лицензиат начинает совершать такие действия;

2) будет ли считаться соблюденной письменная форма, если договор не будет предусматривать перечень действий, совершение которых свидетельствует об акцепте (ведь закон использует фразу «может содержаться», а не «должно содержаться»).

Отвечая на первый вопрос, можно с уверенностью сказать, что письменная форма считается соблюденной с момента, когда лицензиат совершает действия, свидетельствующие об акцепте (например, находясь на интернет-сайте лицензиара, нажимает на кнопку «Согласен с условиями открытой лицензии»).

В противном случае (т. е. если бы письменная форма считалась соблюденной уже с момента, когда лицензиар просто указывает в договоре перечень необходимых действий) нарушались бы основополагающие принципы заключения договора. В частности, не было бы соглашения сторон, а значит, и самого договора (п. 1 ст.

420 ГК РФ).

Чтобы ответить на второй вопрос, стоит проанализировать, какие условия должна содержать открытая лицензия. По закону при выдаче такой лицензии необходимо указать пределы, в которых лицензиат будет вправе использовать объект интеллектуальной собственности (п. 2 ст. 1286.1 ГК РФ).

Это означает, что договор в любом случае должен содержать перечень определенных действий (воспроизводить программу для ЭВМ, модифицировать базу данных и т. д.). Когда потенциальный лицензиат начнет совершать эти действия, договор будет считаться заключенным, а письменная форма – соблюденной.

Это следует из пункта 3 статьи 434, пункта 3статьи 438 Гражданского кодекса РФ.

Вывод: письменная форма лицензионного договора, заключаемого в упрощенном порядке в отношении программы для ЭВМ (базы данных), считается соблюденной с момента, когда лицензиат начинает совершать действия, предусмотренные договором (кликает по соответствующей кнопке, разрывает упаковку материального носителя либо непосредственно использует объект интеллектуальной собственности). В таком случае отсутствует риск того, что впоследствии суд признает договор недействительным по причине несоблюдения его письменной формы.

Из рекомендации Сергея Разгулина, действительного государственного советника РФ 3-го класса

Заменяет ли счет, выставленный на оплату БСС «Система Главбух», договор на поставку, заключаемый в письменной форме. Организация применяет специальный налоговый режим

Да, заменяет при условии его оплаты. Это объясняется так.

Договор может быть заключен в любой форме, предусмотренной для совершения сделок, если законом не установлена определенная форма для него (п. 1 ст. 434 ГК РФ).

Договор на поставку БСС «Система Главбух» представляет собой смешанный договор, который содержит в себе элементы договора поставки (купли-продажи) и лицензионного соглашения.

К отношениям сторон по смешанному договору применяются в соответствующих частях правила о договорах, элементы которых содержатся в нем (если иное не вытекает из соглашения сторон или существа смешанного договора) (п. 3 ст. 421 ГК РФ).

Договор поставки (купли-продажи) и лицензионное соглашение заключаются в письменной форме (ст. 1235, п. 1 ст. 161 ГК РФ).

Вместе с тем, письменная форма сделки считается соблюденной, если письменное предложение заключить договор (оферта) принято в порядке пункта 3 статьи 438 Гражданского кодекса РФ. Для этого лицо, получившее предложение заключить договор (оферту), должно совершить действия, указанные в этом предложении (акцепт).

В рассматриваемой ситуации в качестве письменного предложения заключить договор (оферты) выступает выставленный счет на оплату БСС «Система Главбух». А действием, свидетельствующим о принятии данного предложения (ацептом, т. е. заключением договора), является оплата данного счета организацией.

Такой порядок основан на положениях пунктов 1 и 3 статьи 434 и статьи 435 Гражданского кодекса РФ.

Таким образом, законодательство не ограничивает возможности сторон вступить в гражданско-правовые отношения посредством направления одной из них в адрес другой счета и его оплаты второй стороной.

Источник: https://www.glavbukh.ru/hl/171072-qqqm7y16-litsenzionnyy-dogovor-priobretenie-kompyuternoy-programmy

Пособие Лицензионный договор Автор Лосев С

Какова процедура перезаключения лицензионного договора?

ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР

Лицензионный договор признан гражданским правом как самостоятельный договорный тип, он становится все более востребованным на практике. Однако, несмотря на достаточно широкое применение, договорная конструкция лицензионного договора вызывает как теоретические, так и практические вопросы.

Сфера применения лицензионного договора. Определение лицензионного договора в законодательстве

Лицензионный договор как самостоятельная разновидность гражданского договора впервые появился в английском праве в конце XVIII в., став формой реализации прав патентообладателя по использованию изобретения.

Основное определение лицензионного договора дано в ст.

985 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – ГК), согласно которой по лицензионному договору сторона, обладающая исключительным правом на использование результата интеллектуальной деятельности или на средства индивидуализации (лицензиар), предоставляет другой стороне (лицензиату) разрешение использовать соответствующий объект интеллектуальной собственности. Из данного определения можно сделать вывод о сфере применения лицензионного договора – распоряжение исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности.

Система объектов права интеллектуальной собственности определена в ст.980 ГК.

В отношении объектов интеллектуальной собственности необходимо сделать несколько оговорок.

Во-первых, несмотря на то, что секреты производства (ноу-хау) названы в числе объектов интеллектуальной собственности, владелец секрета производства не наделяется исключительным правом. В силу нормы ст.

1010 ГК защита его интересов обеспечивается за счет установления в отношении сведений, составляющих секрет производства, режима коммерческой тайны.

Более того, исходя из определения лицензионного договора, предполагающего, что на стороне лицензиара выступает лицо, обладающее исключительным правом, конструкция лицензионного договора становится неприменимой к отношениям по распоряжению секретами производства (ноу-хау).

Справочно

Подробнее на данную тему см. пособие «Правовая охрана и порядок распоряжения ноу-хау».

Во-вторых, в силу прямого указания закона исключительные права на отдельные объекты интеллектуальной собственности либо изъяты из оборота, либо ограничены в нем. Согласно норме п.4 ст.1025 ГК уступка права пользования географическим указанием и предоставление права пользования им на основании лицензии не допускаются. Согласно норме п.2 ст.

1016 ГК обладатель права на фирменное наименование может разрешить другому лицу использование своего наименования (выдать лицензию), однако при этом в лицензионном договоре должны быть обусловлены меры, исключающие введение потребителя в заблуждение.

На практике в качестве такого договора рассматривается договор комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинг).

Для понимания сферы применения лицензионного договора его необходимо отграничить от другой формы распоряжения исключительным правом – договора уступки. Ключевой в этом отношении является норма п.3 ст.

985 ГК, согласно которой: «… к договору, предусматривающему предоставление исключительных прав в период его действия другому лицу на ограниченное время, применяются правила о лицензионном договоре…».

Тем самым законодатель определяет лицензионный договор в качестве инструмента временного предоставления исключительного права, который можно рассматривать в качестве аналогии договора аренды применительно к объектам интеллектуальной собственности.

Проблемы определения правовой природы лицензионного договора

Самым серьезным вопросом, вызывающим споры и не решенным однозначно в законодательстве, является вопрос о правовой природе лицензионного договора.

В законодательстве Республики Беларусь нет однозначного ответа на вопрос о том, что является сутью лицензионного договора – разрешение (т.е. отказ от запрета использования) или предоставление права (т.е. транслятивное правопреемство).

Законодатель в ст.

985 ГК, отождествляя лицензионный договор и разрешение, определяет лицензионный договор как договор, по которому сторона, обладающая исключительным правом на использование результата интеллектуальной деятельности или на средства индивидуализации (лицензиар), предоставляет другой стороне (лицензиату) разрешение использовать соответствующий объект интеллектуальной собственности. В иных законодательных актах представлено иное определение лицензионного договора, в котором акцент сделан на передачу права. Так, согласно п.1 ст.11 Закона Республики Беларусь от 16.12.2002 № 160-З «О патентах на изобретения, полезные модели, промышленные образцы» (далее – Закон о патентах на изобретения, полезные модели, промышленные образцы) «… патентообладатель может… передать права на использование изобретения, полезной модели, промышленного образца другому лицу по лицензионному договору». В ст.29 Закона Республики Беларусь от 13.04.1995 № 3725-XII «О патентах на сорта растений» (далее – Закон о патентах на сорта растений) лицензионный договор определяется как договор о передаче права на использование сорта растения. Согласно ст.23 Закона Республики Беларусь от 05.02.1993 № 2181-XII «О товарных знаках и знаках обслуживания» (далее – Закон о товарных знаках) право на использование товарного знака может быть предоставлено его владельцем другому лицу по лицензионному договору.

От редакции «Бизнес-Инфо»

Источник: http://bii.by/tx.dll?d=294144

Закон для всех
Добавить комментарий